L'affaire de la marque Penn State crée des problèmes potentiels pour les équipes sportives et les marchands

La loi sur les marques de commerce accorde-t-elle aux équipes sportives universitaires et professionnelles un contrôle exclusif sur toutes les marchandises portant leur nom de marque et leurs logos ? Selon le tribunal de district du district intermédiaire de Pennsylvanie, non, ce n'est pas le cas.

Le 14 juillet 2022, le tribunal de Université d'État de Pennsylvanie contre Vintage Brand, LLC. (2022), a rejeté une requête déposée par la Pennsylvania State University (PSU) qui aurait rejeté les demandes reconventionnelles déposées par Vintage Brand, un détaillant en ligne, qui cherchait à supprimer le contrôle exclusif de PSU sur l'utilisation de logos spécifiques identifiant l'université et ses équipes sportives. .

En fait, la décision du tribunal a décrit l'un plusieurs milliards de dollars l'industrie des articles de sport collégiaux et professionnels comme une maison "construite sur du sable". Juge Matthew W.Brann a rendu la décision au tribunal et ce qui rend sa décision si troublante pour les marques de sport et les marchands, c'est que, techniquement, Brann a raison.

Le droit des marques ne confère qu'un droit de propriété limité aux propriétaires des marques. La raison pour cela se trouve dans l'objectif premier du droit des marques : la protection des consommateurs. Lorsque les consommateurs sont exposés à plusieurs reprises aux marques de commerce d'une entreprise par le biais de la publicité ou de l'emballage, un lien associatif est formé qui relie les souvenirs des consommateurs des produits de marque à la marque de commerce de l'entreprise, qui sert ensuite de stimuli pour activer ces souvenirs lors de l'exposition du consommateur à la marque dans un cadre commercial (comme une allée de produits dans un magasin ou un magasin).

En conséquence, le régime moderne des marques protège l'utilisation exclusive par une marque senior de ses marques uniquement comme moyen d'empêcher les consommateurs d'être déconcertés par l'utilisation par une marque junior de marques similaires ou appropriées. Le raisonnement est que les consommateurs doivent être protégés contre la confusion causée par l'utilisation par une marque junior des marques d'une marque senior en pensant que les produits de la marque junior ont été produits par la marque senior et sont donc de la même qualité que les produits de la marque senior.

Ainsi, la norme juridique en matière de contrefaçon de marque exige la démonstration d'un préjudice pour le consommateur sous la forme d'une confusion du consommateur quant à la source des produits manufacturés. Le problème pour PSU et d'autres équipes sportives universitaires et professionnelles est qu'ils ne produisent généralement pas de marchandises de sport. Au lieu de cela, les équipes sportives concluent des accords de licence lucratifs avec des fabricants tiers (par exemple NikeNKE
, Adidas), qui produisent ensuite les biens vendus dans les magasins des équipes et ailleurs.

Vintage Brand pointe cette réalité avec ses mentions légales argument que l'utilisation du nom et des logos de PSU sur sa marchandise est purement ornementale. Par conséquent, Vintage Brand affirme que l'appropriation alléguée n'incite pas les consommateurs à croire que PSU a effectivement produit la marchandise. Sans confusion de source, soutient Vintage Brand, il ne peut y avoir de contrefaçon de marque.

C'est là que réside le problème, le droit moderne des marques ne tient pas compte d'une industrie dépendante de marchands tiers qui produisent des biens sur la base d'une licence exclusive qui leur est accordée par un propriétaire de marque. Le juge Brann est d'accord, et c'est pourquoi il a déclaré que l'industrie du marchandisage est construite sur une base de sable. En fait, le juge Brann n'a commis qu'une seule erreur dans sa description de cette industrie, Brann l'a qualifiée d'entreprise de plusieurs millions de dollars alors qu'il s'agit en fait d'une industrie de plusieurs milliards de dollars.

La décision du juge Brann, si elle est confirmée en appel, pourrait bouleverser cette industrie de plusieurs milliards de dollars ; au moins dans le troisième circuit. La Cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit de Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing (1975) ont adopté une approche très différente lorsqu'ils ont constaté que les marques de commerce identifient intrinsèquement le titulaire de la marque comme étant la source ou le commanditaire des produits. Les tribunaux suivant ce raisonnement reconnaissent que les consommateurs achètent des biens ornés de marques en raison de l'association mentale entre les marques et leur propriétaire. Par exemple, ce raisonnement postule que ceux qui achètent du matériel PSU le font probablement en sachant qu'il existe un lien entre le marchand et l'école. Le tribunal dans la présente affaire a identifié la norme du cinquième circuit pour traiter les affaires de cette manière comme une « per se" approcher.

Le juge Brann a rejeté la per se approche pour identifier la source de confusion et a plutôt conclu que PSU devait produire la preuve que l'utilisation par Vintage Brand des marques PSU entraînait la confusion du consommateur quant à la source des marchandises. Selon le court, "[w]que les consommateurs croient qu'une université est la source, le sponsor ou l'autorisateur de marchandises portant ses marques devraient - au minimum - se tourner uniquement vers cela : ce que les consommateurs croient."

Pour atteindre cet objectif, PSU mènera probablement une recherche par sondage similaire à celle utilisée dans Indianapolis Colts contre Metro. Football de Baltimore (1994) (Indianapolis Colts) Dans cette affaire, le juge Posner s'est appuyé sur les données d'une enquête auprès des consommateurs produites par les Colts d'Indianapolis de la Ligue nationale de football (NFL) pour conclure à la confusion des consommateurs concernant les marchandises produites par une équipe de la Ligue canadienne de football (CFL) qui utilisait un nom d'équipe similaire (CFL Colts ). En particulier, le juge Posner a constaté que les données produites par les sondages indiquaient qu'un nombre suffisant de consommateurs étaient confus en pensant que l'équipe de la NFL avait parrainé ou produit la marchandise de l'équipe de la LCF.

Le juge Brann dans l'affaire actuelle a reconnu des résultats dans des cas comme Indianapolis Colts (1994) qui a utilisé des données d'enquête auprès des consommateurs qui ont identifié des taux de confusion des consommateurs supérieurs à 50 %. Ce faisant, le tribunal a noté la croyance largement répandue chez les consommateurs selon laquelle les produits portant le nom d'une personne ou d'une entité ne sont autorisés que si l'autorisation préalable a été donnée par le propriétaire de la marque. Le tribunal a ensuite noté la circularité de la situation car les consommateurs construisent leur croyance sur la base d'une hypothèse juridique incorrecte qui perpétue les conclusions de contrefaçon de marque dans les enquêtes.

En traitant de cette circularité, le juge Brann a demandé aux parties des éléments de preuve répondant à plusieurs questions. Tout d'abord, quel pourcentage de consommateurs sont confus quant à la source des marchandises de Vintage Brand ? Ensuite, la croyance des consommateurs varie-t-elle selon que la marque appropriée implique un nom ou un logo ? Enfin, la croyance du consommateur découle-t-elle de la conviction que le PSU est la source ou le sponsor réel des produits, ou cette croyance est-elle plutôt basée sur une mauvaise compréhension de l'étendue du droit des marques ?

La dernière de ces trois questions est celle qui devrait préoccuper le plus les marques de sport et les marchandiseurs. Il existe une possibilité très réelle que les réponses des consommateurs aux questions de l'enquête puissent indiquer une attente de protection juridique qui, selon le juge Brann, est mal informée.

Cependant, il existe une autre façon d'examiner les attentes des consommateurs qui, sans doute, devrait satisfaire toute requête en matière de marque. Et si les attentes des consommateurs étaient interprétées en fonction des réalités commerciales ? Les consommateurs peuvent, intuitivement, s'attendre à la protection des marques parce que le bon sens exige cette protection. Nous (consommateurs) avons été conditionnés par le marché à penser que le droit des marques offre aux marques une protection juridique suffisante pour empêcher des tiers d'utiliser les marques d'autrui sans compensation appropriée. À cet égard, les attentes des consommateurs, même si elles sont erronées, ont sans doute plus de sens que le droit moderne des marques.

À l'avenir, PSU devra apporter au tribunal des preuves sous la forme de données répondant aux trois questions du juge Brann. Pourtant, il reste une possibilité très réelle que le troisième circuit puisse annuler la décision du juge Brann et son raisonnement en appel. Le problème pour PSU est que la norme d'inversion est l'erreur claire et le troisième circuit aura du mal à trouver une erreur claire dans le raisonnement du juge Brann. Après tout, le juge Brann, techniquement, a suivi la lettre de la loi.

Pourtant, à un moment donné, les réalités du marché doivent revenir en jeu qui l'emportent sur les aspects techniques. Il n'en reste pas moins que pour que l'industrie actuelle des marchandises fonctionne comme elle le fait actuellement, les marques doivent avoir des droits de propriété sur leurs marques qui leur permettent de concéder une licence d'utilisation à des tiers et d'empêcher d'autres de les utiliser sans compensation. En d'autres termes, les propriétaires de marques devraient avoir le droit légal de contrôler qui peut produire des marchandises portant leurs marques. Leur accorder ce droit correspond non seulement aux attentes des consommateurs, mais permet aux marques de contrôler la qualité grâce à la sélection des fabricants.

Sinon, la spéculation du juge Brann se révélera vraie et l'industrie marchande de plusieurs milliards de dollars s'effondrera sous son poids, comme si elle avait été construite sur une base de sable.