La nouvelle ligne de soins de la peau de Hailey Bieber accueillie avec un procès pour contrefaçon

Auteur collaborateur : Heather Antoine

En avril 2015, Kylie Jenner a déposé une demande de marque pour la marque "KYLIE" pour "services de publicité" et "services d'endossement". L'application était destinée à servir de tremplin avant le lancement par Jenner de sa ligne de cosmétiques. Cependant, Kylie Minogue s'est opposée à la demande de marque de Jenner, citant sa propriété et son utilisation de Kylie.com, qui vendait des vêtements, des parfums et d'autres produits commercialisés sous son nom depuis août 1996 (un an avant la naissance de Jenner). L'opposition a finalement été retirée, et même si elle n'était pas publique, je ne peux que supposer qu'un règlement a été conclu, conduisant aux 194 demandes et enregistrements de marques actuellement détenues par la société de Jenner, Kylie Jenner, Inc. Leçon apprise, n'est-ce pas ? Mauvais.

Le 15 juin 2022, la mannequin et mondaine Hailey Bieber a officiellement lancé sa nouvelle entreprise "Rhode", présentée comme une ligne de soins de la peau abordable et sans cruauté. Le lancement a été annoncé aux près de 50 millions de followers de Bieber, ainsi qu'à son mari, les 245 millions de followers de Justin Bieber. Moins d'une semaine plus tard, le 21 juin 2022, Rhode-NYC a déposé une plainte devant le tribunal de district américain du district sud de New York pour contrefaçon de marque (Rhode-NYC LLC contre Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, la "Plainte"). Comment on est venu ici? Vous avez peut-être déjà vu ou non des reportages sur celui-ci, mais ce qui le rend particulièrement intéressant (du moins pour ce nerd de l'IP), c'est l'histoire en arrière.

En 2014, les anciennes colocataires de l'université Purna Khatau et Phoebe Vickers (Rhode-NYC) ont quitté leur emploi à temps plein pour créer leur propre entreprise de vêtements et d'accessoires de luxe, "Rhode". Comme détaillé par la plainte, "aux États-Unis, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus et Saks Fifth Avenue proposent tous les produits haut de gamme de Rhode, et Bloomingdales a consacré une section de son produit phare de New York à la marque", qui a été portée par des noms familiers tels que Beyoncé, Mindy Kaling et Maya Rudolph. Leur bénéfice prévu pour 2022 serait de 14.5 millions de dollars.

En 2017, Rhode-NYC a obtenu son premier enregistrement de marque pour "RHODE" pour divers vêtements. En mars 2019, ils ont déposé une autre demande pour des sacs à main, qui a été enregistrée au début de 2021. En juin 2019, la société a demandé un enregistrement de marque pour chaussures, qui est actuellement en attente. Puis, en 2020, la société a déposé plusieurs demandes de marque supplémentaires pour protéger l'expansion des ventes de vêtements pour enfants, de vêtements pour hommes, de lunettes de soleil, de bijoux, de couvertures et de textiles, d'accessoires pour cheveux et d'articles divers tels que des poupées en peluche, des puzzles, des bougies et des ornements. Ils ont également déposé une demande pour protéger les "services de magasin de détail". Il convient de noter que Rhode-NYC n'a déposé aucune demande dans la classe 3 pour protéger l'utilisation ou l'utilisation future de produits de beauté.

Un peu simultanément, en novembre 2018, Bieber a déposé une demande de "RHODE" dans la classe 25 pour les vêtements. Cependant, cette demande a été refusée en raison d'un risque de confusion avec Rhode-NYC et a finalement été "expressément retirée". Il a été rapporté que Bieber avait contacté Rhode-NYC pendant cette période pour acheter le nom et avait été refusé.

Puis, en février 2020, Bieber a déposé une demande d'intention d'utilisation destinée à maintenir sa place en ligne pour l'utilisation éventuelle de «RHODE» dans la classe 3 pour les produits de beauté. Cette demande a été examinée par un examinateur de marques qui n'a soulevé aucun risque de confusion avec les marques de Rhode-NYC. La demande a été publiée pour opposition et Rhode-NYC ne s'y est pas opposée. Une demande pour le logo « RHODE » a également été déposée, approuvée pour opposition et non contestée par Rhode-NYC. Bieber a déposé plusieurs autres demandes pour HAILEY RHODE et HAILEY RHODE BEAUTY. Selon la plainte, ces demandes ont conduit à une correspondance dans laquelle les avocats de Bieber ont expliqué que Bieber avait abandonné sa demande de « RHODE » sur les vêtements après « avoir pris la décision. . . d'abandonner les projets de création d'une ligne de vêtements sous la marque "RHODE". À cette époque, on aurait pu penser que les parties acceptaient la proposition selon laquelle ces deux "Rhodes" pouvaient coexister tant que Bieber n'essayait pas de vendre des vêtements.

En guise d'encadré rapide, la question que nous posons dans les affaires de contrefaçon de marque est de savoir s'il existe un "risque de confusion" entre les marques. Cette analyse comporte de multiples facteurs, mais ils incluent le degré de similitude entre les marques en conflit et la question de savoir si les produits des parties sont suffisamment liés pour que les consommateurs soient susceptibles de supposer (à tort) qu'ils proviennent d'une source commune. Par exemple, les compagnies aériennes DELTA et les soins dentaires DELTA ne sont pas susceptibles de poser problème, car personne n'imaginerait que la compagnie aérienne fournirait une assurance dentaire.

Revenons-y. Comme je l'ai déjà mentionné, jusqu'à cette année, Bieber n'avait que des demandes restantes ou "vivantes" dans la classe 3 pour "RHODE" en tant que marque autonome et Rhode-NYC n'a jamais déposé de demande dans la classe 3. Cependant, le 16 mai 2022, Bieber a déposé une liste assez exhaustive de biens et services qui seraient fournis sous la marque « RHODE », y compris des vêtements et des chaussures. Si j'étais une parieuse (et j'ai su l'être de temps en temps), je suppose que c'est ce qui a envoyé Rhode-NYC au bord du gouffre. Bien que Rhode NYC ait peut-être également attendu le lancement officiel du produit pour intenter une action en Cour fédérale, plutôt que de s'opposer à la demande auprès de l'USPTO comme l'a fait Minogue. Néanmoins, je me demande pourquoi la décision a été prise de déposer une demande dans la classe 25 pour les vêtements alors que Rhode-NYC possède déjà un enregistrement dans la classe 25 pour les vêtements.

Il ne fait aucun doute que la célébrité ajoute des couches aux affaires de contrefaçon de marque. Le public assume et associe la célébrité à la propriété "d'origine", ce qui peut créer des problèmes pour des entreprises comme Rhode-NYC. Depuis que la ligne de Bieber a été annoncée, Rhode-NYC affirme avoir déjà remarqué une certaine confusion, y compris dans leurs propres publicités et recommandations lorsque des personnes ont mal étiqueté les comptes de médias sociaux de Bieber.

Rhode-NYC demande actuellement une injonction préliminaire ordonnant à Bieber de cesser d'utiliser le nom "RHODE" ou toute variante de sa marque.

Legal Entertainment a contacté la représentation pour commentaires et mettra à jour cette histoire si nécessaire.

Heather Antoine est associée et présidente des pratiques de protection des marques et de la marque et de la confidentialité et de la sécurité des données de Stubbs Alderton & Markiles LLP, où elle protège la propriété intellectuelle de ses clients, y compris la sélection, la gestion et la protection des marques. Heather aide également les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des pratiques conformes aux lois nationales et internationales sur la protection de la vie privée.